Novedades acerca del registro de marcas – Marcas y productos similares en diferentes clases-

Novedades acerca del registro de marcas

Por Vladia Mucenic

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La protección que una marca registrada en México brinda a su titular se extiende exclusivamente a aquellos productos y servicios expresamente enlistados en la solicitud de registro, mismos que se deben describir en términos de la Clasificación internacional de Niza, la cual se divide en 45 clases, de las cuales las primeras 34 corresponden a productos, y las 11 restantes a servicios.

El hecho de que una marca se encuentre registrada en determinada clase para los productos o servicios solicitados dentro de la misma, impide a cualquier otra persona registrar y/o usar la misma marca, o una marca semejante en grado de confusión, pero por regla general no limita el registro en otras clases de productos o servicios. Sin embargo, por la redacción bastante deficiente o confusa de la Clasificación de Niza, es muy común que productos o servicios similares se encuentren ubicados en clases diferentes.

Para evitar que empresas competidoras registren marcas similares para productos similares en diferentes clases, generando confusión en el público consumidor, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y los tribunales han venido limitando las posibilidades de registro de marcas similares para proteger productos o servicios similares o que se dirigen al mismo mercado, utilizando los mismos canales de distribución, aunque formalmente dichos productos o servicios estén contenidos en clases diferentes. Sin embargo, los criterios no han sido uniformes, causando mucha controversia en el medio sobre la correcta clasificación y registro de marcas.

Ahora bien, hay una clase especial de servicios, que es la número 35, en la cual la descripción de los servicios que se pueden registrar es bastante general, por lo que tener registrada la marca en esa clase y con cierta descripción, llega a conferir al titular de la marca una protección que en ocasiones interfiere con la protección otorgada por otros servicios de la misma clase, de otras clases de servicios, o incluso de productos.

Por ejemplo, si una empresa registra una marca en la clase 35, indicando como concepto protegido “comercialización de productos y servicios para terceros (intermediario comercial)”, puede llegar a impedir el registro de la misma o similares marcas para servicios inmobiliarios (clase 36), como especie del género de “comercialización de servicios”, sujeto a registro en la clase 35, o para productos de todo tipo (clases de 1 a 34), ya que no pueden coexistir en el mercado marcas homónimas o similares para “carne” (clase 29) y “comercialización de carne” (como especie del género de “comercialización de productos”, contenida en la clase 35), porque causaría confusión en la mente del público consumidor.

Con el fin de disminuir la subjetividad y las controversias sobre estos temas, recientemente se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se dan a conocer los criterios de interpretación y aplicación de la clasificación del Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, en la presentación y examen de las solicitudes de signos distintivos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Este nuevo Acuerdo, se determinan ciertas reglas para que el IMPI interprete la clasificación, mismas que en resumen establecen lo siguiente:

1. Cuando el solicitante describa servicios o productos no comprendidos en la Clasificación, el IMPI deberá requerirle para que los aclare o precise.
2. En caso de que una solicitud comprenda productos o servicios que corresponden a diversas clases, el IMPI notificará al solicitante para que elimine los productos o servicios que no pertenecen a la clase para la cual aplicó, y en su caso, presente nueva solicitud por esos productos o servicios, en la clase correspondiente.
3. Cuando en la solicitud de registro la designación de productos pueda pertenecer a diversas clases, se entenderá que la protección se otorgará en la clase que fue indicada por el solicitante. Para tal efecto, la designación de los productos deberá acompañarse de la frase “incluidos en esta clase” y únicamente distinguirá a aquellos productos contenidos en la lista alfabética de la Clasificación Internacional, vigente al momento de la fecha de presentación de la solicitud. Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable a las solicitudes que se refieran a servicios.
4. El IMPI podrá requerir al solicitante que indique la descripción de los productos o servicios a distinguir, de forma tal que no genere confusión cuando éstos puedan relacionarse o clasificarse en otras clases.
5. Para efectos de la clase 35, de la Clasificación Internacional, el IMPI podrá requerir al solicitante que especifique los productos a agrupar o comercializar para beneficio de terceros, cuando él mismo considere que se trata de términos generales o no se identifique de manera determinada el producto.
6. El IMPI podrá solicitar la exclusión de productos o servicios cuando no se encuentren clasificados en la lista alfabética de la Clasificación Internacional que resulten análogos a otros en una clase diversa a la señalada.
7. Si la clase no corresponde a la descripción de los productos o servicios señalados en la solicitud, el IMPI requerirá que se indique la clase correcta. En este supuesto, el solicitante no podrá sustituir, modificar, cambiar o aumentar sus productos o servicios para ajustarlos a la clase solicitada inicialmente.
8. Para evitar el empleo de expresiones y de términos que resulten imprecisos y puedan causar confusión en la descripción de productos o servicios, se deberá atender a lo siguiente:

I.- Los siguientes términos se aceptarán acompañados de una descripción general de productos o servicios que no cause confusión con otras clases a la indicada en la solicitud y se entenderá que, además de dicha generalidad, distingue el producto o servicio en particular: PRINCIPALMENTE, PARTICULARMENTE, ESPECIALMENTE, TALES COMO e INCLUYENDO.

II.- La expresión: A SABER, se aceptará en la descripción de productos o servicios, y se entenderá que se refiere, indica o explica de forma limitativa lo que desea distinguir.

III.- Las frases siguientes no se aceptarán en la descripción de productos o servicios, en virtud de que no son específicas al señalar qué desean distinguir, ya que únicamente indican ciertos productos o servicios sin agotar la descripción: DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA e INCLUYENDO PERO NO LIMITANDO.

IV.- Las siguientes palabras no se aceptarán en la descripción de productos o servicios, ya que pretenden sustituir o dar continuidad a dicha descripción, pero no indican o precisan qué productos o servicios, además de los señalados, desean distinguir: ENTRE OTROS y ETCETERA.

El Acuerdo mencionado, que viene a aclarar ciertos puntos controversiales y a fortalecer determinados criterios ya aplicados por el IMPI en la práctica, entrará en vigor el próximo 4 de octubre de 2012.

Fuente: http://www.kimquezada.com/blog/

 

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